IL MARCHIO: REGISTRARLO O NON REGISTRARLO?
Il marchio sta alla base di tutti i concetti legati al brand.
Quando parliamo di brand e, in particolare di brand reputation, brand identity, brand positioning, brand advertising, brand equity e così via, gravitiamo attorno al concetto del MARCHIO.
Difficile sottostimare l’importanza che un marchio investe per il consumatore e per l’impresa. Il marchio potrebbe essere definito come un’insieme di percezioni e aspettative che un consumatore ha nei confronti di un determinato prodotto o servizio contrassegnato da tale marchio.
Quali siano le aspettative e le percezioni dei consumatori (oltre all’evidente percezione dell’indicazione di origine commerciale del prodotto), sta al responsabile marketing capirlo, coglierle e farle evolvere nel rapporto tra il consumatore e il brand. Il marchio, quindi, non solo è parte delle campagne pubblicitarie e delle varie attività dell’impresa, ma insieme ad altri elementi sta alla base dell’attività imprenditoriale.
Evitiamo, però, di attribuire una qualsiasi definizione al concetto di marchio in questa sede e vediamo, invece, gli aspetti pratici. Quando è meglio registrarlo e quando il marchio non potrà essere registrato?
Quali marchi non si possono registrare?
Marchi che consistono esclusivamente in denominazioni generiche
Cosa si intende per denominazione generica?
Sono segni generici, descrittivi o di uso comune nei prodotti o servizi cui si riferiscono, quindi privi di carattere distintivo. Sono compresi anche i marchi che consistono esclusivamente nella descrizione di alcune caratteristiche di prodotti e/o servizi rivendicati.
Non si possono registrare come marchio di impresa i segni privi di carattere distintivo. Tali marchi sono considerati inidonei a svolgere la funzione principale del marchio: permettere al pubblico di identificare determinati prodotti e servizi come provenienti da una determinata impresa.
Possono essere registrati i marchi privi di capacità distintiva ab origine, che abbiano acquisito sufficiente carattere distintivo nel corso del tempo e per via dell’uso che ne sia stato fatto. Tale circostanza dovrà essere rivendicata e comprovata al deposito.
Marchi contrari alla legge, al buon costume o all’ordine pubblico
Non si possono registrare i marchi contrari all’ordine pubblico. Quali sono? Sono i segni verbali e/o figurativi che incitano o giustificano violazioni di tali principi oppure che sono ritenuti immorali o inaccettabili dalla percezione del pubblico di riferimento.
Il pubblico di riferimento, come le norme sociali di buon costume, le leggi e le disposizioni dell’ordine pubblico variano in base alla giurisdizione. Infatti, è possibile ottenere una registrazione per un marchio in un Paese e un rifiuto di registrazione per un marchio identico in un altro Paese con norme morali diverse.
Marchi che violano diritti di terzi, come diritti d’autore o diritti di proprietà industriale già esistenti.
I requisiti di legge dispongon che un marchio per essere registrato deve essere NUOVO. In particolare, è illecito l’uso o la registrazione di marchi anteriori che sono di titolarità di terzi che siano registrati o marchi di fatto.
Altri casi
Anche se non è vietata la registrazione di marchi di forma, di marchi che comprendono o consistono in nomi personali, i ritratti di persone, i marchi che contengono i simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico, i marchi con significazione politica o di alto valore simbolico, i marchi che contengono elementi araldici, tutti questi casi richiedono particolari attenzioni, poiché soggetti alle autorizzazioni o ad altri limiti imposti dalla natura dei prodotti stessi o dalla giurisprudenza.
PERCHE’ REGISTRARE UN MARCHIO?
ESCLUSIVA SUL MARCHIO
Con la registrazione si ottiene il diritto all’uso esclusivo del marchio in un determinato territorio. Il marchio di fatto, ovvero il marchio non registrato, utilizzato nel commercio per contraddistinguere determinati prodotti e/o servizi non garantisce diritti di esclusiva sull’uso del marchio. In assenza di registrazione un terzo potrà registrare e utilizzare un marchio identico o simile per i prodotti identici o simili.
IMPEDIRE L’USO DEL MARCHIO
Con la registrazione si acquisisce la facoltà di impedire ai terzi l’uso del marchio senza l’autorizzazione del titolare. L’uso del marchio registrato da parte di terzi, senza un’autorizzazione del titolare, sarà illecito anche quando tale uso avviene in un nome a dominio, nella denominazione o ragione sociale, nell’insegna o in qualsiasi altro segno distintivo dell’impresa.
EVITARE SITUAZIONI CONFLIGGENTI
“Chi prima arriva, meglio alloggia” recita il famoso detto. Avere diritti registrati permette di fissare la titolarità e la data di inizio dell’utilizzo del marchio e, di conseguenza, affrontare al meglio chi arriva dopo. Il marchio registrato permette di fare valere i propri diritti in minor tempo e a costi inferiori rispetto alla via giudiziaria.
POSIZIONE DI FORZA
In un contenzioso i diritti titolati permettono partire con una posizione di forza. Una registrazione eseguita a regola d’arte permette di assicurare maggiori probabilità di successo.
QUALE MARCHIO SCELGO? IL TERRITORIO
Il diritto di esclusiva ricevuto attraverso la registrazione del marchio ha carattere territoriale.
La scelta del territorio, in cui ricercare la tutela dei propri diritti dipende dagli obiettivi commerciali, dal mercato di riferimento e dalle risorse, valutando se convenga puntare su una registrazione nazionale, europea, internazionale o le registrazioni dirette nei singoli paesi di interesse.
QUANDO REGISTRARE IL MARCHIO?
Le domande che si pongono più spesso prima di procedere con una registrazione di qualsiasi marchio sono di natura puramente pratica e cerchiamo di dare qualche chiarezza in merito. Non possiamo fornire una risposta a tutti i quesiti, ciascun caso deve essere esaminato in dettaglio e con massima attenzione. Possiamo comunque raccontare qualche caso già visto, sulla base di esperienza professionale e della consolidata giurisprudenza.
Prima di costituire una società
Il nome di una società che interferisce con diritti esclusivi altrui può comportare costi elevati sin dall’inizio.
Oltre alle spese legate alla gestione delle lettere di diffida inviate dai titolari dei diritti anteriori, la necessità di modificare il nome societario comporta un ulteriore atto notarile.
È dunque fondamentale verificare la disponibilità del nome scelto, anche quando si tratta di un nome patronimico, nel settore di riferimento.
La fase di naming deve necessariamente includere una ricerca preliminare di identità o somiglianze con nomi già esistenti.
Prima del lancio di un prodotto
Il costo di una ricerca preventiva, accompagnata dal relativo parere di un Consulente Marchi, sarà sicuramente compensato dall’assenza di costi ben più elevati legati al ritiro dei prodotti dal mercato e al rebranding, qualora si verifichi un’interferenza con diritti anteriori scoperta troppo tardi, cioè dopo l’immissione in commercio.
La prassi consolidata di molte aziende multinazionali prevede di avviare la registrazione del marchio, o di più marchi, con largo anticipo rispetto al lancio del prodotto o servizio, consentendo così di individuare tempestivamente eventuali contestazioni o obiezioni da parte di terzi titolari di diritti anteriori.
Contestualmente alla registrazione del nome a dominio
Alcune volte, dopo aver scelto il marchio e avviato la procedura di registrazione, ci si può trovare vittime di cybersquatting, ossia l’usurpazione del nome a dominio, oppure imbattersi in nomi a dominio simili già registrati da altri per attività diverse da quelle dichiarate nella domanda di registrazione del marchio.
Nel primo caso, è possibile tentare legalmente di recuperare il nome a dominio; nel secondo, essendo la registrazione lecita e le attività commerciali differenti, l’unica opzione resta scegliere un altro nome a dominio.
Per questo motivo, la regola fondamentale è: identificato il marchio e ottenuto il parere positivo del Consulente, procedere subito alla registrazione del nome a dominio e contestualmente al deposito della domanda di registrazione del marchio.
Se la verifica della disponibilità dei nomi a dominio avviene già nella fase di naming, è indispensabile utilizzare i servizi dei registrar ufficiali, evitando fonti inaffidabili che possono alimentare i bot di cybersquatting, i quali registrano rapidamente i nomi a dominio appena questi risultano disponibili a soggetti interessati.
La registrazione di un marchio richiede diversi mesi dal momento del deposito della domanda, pertanto è necessario presentarla con largo anticipo rispetto alle tempistiche generalmente stringenti del mondo degli affari. La procedura comprende una fase di opposizione di tre mesi, durante la quale terzi possono sollevare obiezioni, seguita da un eventuale contraddittorio con gli Uffici Brevetti per superare eventuali rilievi legati ai requisiti necessari per una valida registrazione.
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Come tutelare il marchio dopo la registrazione?
Indubbiamente il modo migliore per tutelare il marchio è registrarlo, usarlo e, non meno importante, raccogliere prove del suo utilizzo nel tempo, le cosiddette prove d’uso, per poterle eventualmente utilizzare a difesa contro i tentativi di cancellazione per decadenza e/o fornirle nelle procedure di opposizione alla registrazione di marchi identici o simili da parte di terzi.
Nell’organizzazione aziendale è buona prassi affidare a una persona il compito di raccogliere le prove d’uso su base annuale.
L’uso del marchio all’interno dell’azienda non costituisce prova valida. Le fatture verso i clienti devono essere dettagliate, indicare i marchi degli oggetti venduti o dei servizi offerti, con relative descrizioni, affinché siano considerate valide prove di uso.
Anche i canali social (Instagram, Facebook, YouTube, ecc.) possono essere utilizzati per raccogliere tali prove.
