FIGURE PROFESSIONALI NEL MONDO DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
Consulenti in proprietà industriale
Il consulente in Proprietà Industriale è un professionista altamente specializzato nel diritto delle diverse fattispecie di Proprietà Industriale, ovvero marchi, brevetti e design. Per poter esercitare deve essere iscritto all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale. L’Ordine ha sede a Milano e si sviluppa su base nazionale.
Quali sono i requisiti che il Consulente deve avere per svolgere la professione:
- ha un titolo di studio universitario;
- ha svolto il tirocinio obbligatorio sotto la supervisione di un Consulente iscritto all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale;
- ha superato un esame di Stato per ottenere l’abilitazione alla professione, esame che consiste in una prova scritta e orale sul diritto pubblico e privato, sulla procedura civile, sul diritto di proprietà industriale Italiano e comunitario, e un esame di lingua straniera.
Quali sono i requisiti che il Consulente deve avere per svolgere la professione:
È tenuto ad un aggiornamento professionale costante, a mantenere il segreto professionale e ad avere una copertura assicurativa professionale. È soggetto agli obblighi e ai doveri prescritti dal Codice Deontologico della professione.
Tutta la sua vita lavorativa è incentrata sulla tutela e sulla valorizzazione dei titoli di Proprietà Industriale. Grazie a questo approccio e a questo assetto legale, il consulente iscritto all’albo è un partner strategico per tutelare degli asset fondamentali di un’impresa, quali sono brevetti, marchi e design.
QUALI SERVIZI OFFRONO I CONSULENTI IN PROPRIETA’ INDUSTRIALE?
- Strategia di tutela dell’oggetto di proprietà industriale;
- Deposito delle domande di registrazione e/o di brevettazione in Italia e all’estero, ove abilitati;
- Prosecuzione delle domande fino all’ottenimento dei titoli di proprietà industriale (procedure di contraddittorio con gli Uffici, opposizioni, ricorsi, annualità o rinnovi, ecc.);
- Rappresentanza professionale del richiedente (cliente) nelle procedure di opposizione e/o cancellazione presso le autorità amministrative: UIBM, EUIPO, EPO;
- Verifica dei titoli della proprietà industriale ai fini di operazioni straordinarie come fusioni e acquisizioni (M&As);
- Predisposizione di pareri di interferenza, di brevettabilità o di registrabilità;
- Esecuzione di ricerche di anteriorità (identità, similitudine) con parere;
- Rappresentanza del Cliente dinanzi alla Commissione dei ricorsi (UIBM), alle Commissioni di ricorso (EUIPO), nonché alla Opposition Division e al Board of Appeal (EPO) senza ricorrere all’assistenza di un avvocato, in quanto il Consulente in proprietà industriale ha diritto di tribuna presso tali sedi;
- Svolgimento del ruolo del Consulente Tecnico di Parte (CTP) o Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) nelle cause di contraffazione o validità dei diritti di esclusiva, se abilitato;
- Esercizio dell’attività di Mediatore, se abilitato;
- Altri servizi, in base alle abilitazioni personali di ciascun consulente: ad esempio, attività di litigator.
L’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale è stato istituito con il D.M. del 1981 ed è attualmente regolato dal Codice della proprietà industriale (D.lgs 10 febbraio 2005, n. 30) agli artt. 201 e seguenti.
Secondo tale normativa, la rappresentanza di terzi di fronte all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è riservata agli iscritti all’Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale e agli iscritti all’Albo degli avvocati.
L’Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale è costituito da due sezioni: sezione brevetti e sezione marchi.
- I “Consulenti in brevetti” iscritti nella sezione brevetti dell’Alto sono abilitati per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali e topografie di prodotti a semiconduttori.
- I “Consulenti in marchi” sono abilitati per i segni distintivi, indicazioni geografiche e disegni e modelli.
L’Ordine ha carattere nazionale, non sono previste sezioni territoriali.
L’elenco dei consulenti può essere consultato nell’apposita sezione del sito dell’Ordine: albo
STUDI DI CONSULENZA
I consulenti in proprietà industriale e gli avvocati mettono i propri servizi a disposizione dei Clienti come professionisti autonomi o all’interno degli studi o degli uffici specializzati.
Il Codice della proprietà industriale all’art. 205 indica i casi di incompatibilità dell’iscrizione all’albo dei consulenti in proprietà industriale con le determinate attività: l’iscrizione all’albo è incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico non attinente all’attività specialistica in materia di diritto industriale, e in particolare, con l’esercizio del commercio, professione di notaio, giornalista professionista, mediatore, agente di cambio o esattore dei tributi.
Inoltre, i consulenti in proprietà industriale sono soggetti al Codice deontologico (Il Codice di Condotta professionale) il quale vieta ai consulenti di intrattenere qualsiasi interesse personale nelle attività dei Clienti, lavorare su provvigione o in conflitto di interessi. Sono tenuti al segreto professionale e alla riservatezza (art. 206 del Codice della proprietà industriale e art. 4/a del Codice di Condotta Professionale) e hanno una serie di obblighi di condotta morale nei confronti dei Clienti, essendo obbligati a esercitare la professione con competenza, con indipendenza ed “in modo imparziale nell’interesse dei Clienti, evitando ogni conflitto di interessi, potenziale o attuale, e senza tener conto dei propri interessi personali” – art. 1/c) del Codice di Condotta Professionale.
AVVOCATI
Tutti gli iscritti all’Ordine degli Avvocati possono rappresentare i terzi di fronte all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). Alcuni avvocati scelgono di specializzarsi in Diritto Industriale e Intellettuale.
Gli avvocati sono indispensabili in particolare per le azioni giudiziarie inerenti le privative di diritto industriale ed intellettuale e spesso operano fianco a fianco con i consulenti in proprietà industriale, specialmente qualora siano richieste delle particolari competenze tecniche, come ad esempio, nel campo brevettuale.
ALTRI OPERATORI
Facilitatori delle pratiche amministrative
Operatori o agenzie che offrono servizi di facilitazione nella predisposizione dei moduli di deposito e nella procedura di deposito delle domande di registrazione e/o di brevettazione.
Tali agenzie non possono offrire i servizi di consulenza legale e/o di strategia, in quanto carenti di requisiti necessari per lo svolgimento della professione del Consulente in proprietà industriale, e non possono agire per conto del Richiedente della registrazione, in quanto non idonei a rappresentare i terzi dinanzi alle Autorità. Questi operatori effettuano i depositi delle domande di registrazione e/o di brevettazione senza l’assunzione di mandato di rappresentanza, a nome del Richiedente, e non risultano nelle banche dati degli uffici brevetti e marchi né nella documentazione comprovante il deposito.
RAPPRESENTANZA PROFESSIONALE
VOLONTARIETA’ DEL MANDATO
Rappresentanza professionale dinanzi all’UIBM – Italia
All’art. 201 il Codice della proprietà industriale sancisce che “nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato
nelle procedure di fronte all’Ufficio italiano brevetti e marchi” (UIBM).
Qualora si è scelti di farsi rappresentare, allo stesso articolo il Codice precisa che il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo istituito presso il Consiglio dell’ordine dei consulenti in proprietà industriale e/o ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.
Rappresentanza professionale dinanzi all’EUIPO – UE
Il Regolamento dell’UE 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea all’art. 120 sancisce che la rappresentanza dinanzi all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) può essere assunta soltanto da mandatari abilitati iscritti nell’elenco tenuto dall’Ufficio e da avvocati abilitati.
Rappresentanza professionale dinanzi all’estero – extra-UE
Quanto alla rappresentanza professionale nei paesi esteri vigono le regole di reciprocità.
Essendo per le persone fisiche e giuridiche estere necessario il domicilio / la sede in UE/SEE per poter richiedere le registrazioni in Italia o per altre azioni come opposizioni o annullamenti (per EUIPO), la scelta del domicilio elettivo all’estero si presenta necessaria anche per i cittadini italiani.
Questo implica la necessità di rivolgersi ai rappresentanti esteri, a meno di non procedere alle registrazioni attraverso il sistema di Madrid per i marchi o via PCT per i brevetti (ammettendo una procedura senza intoppi, altrimenti sarà necessario procedere con la nomina del mandatario estero).
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In Italia presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è stata istituita l’autorità nazionale preposta alla registrazione e alla brevettazione: l’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM). Oltre a tale attività la Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi è impegnata nell’attività di contrasto alla contraffazione a livello nazionale e in collaborazione con l’EUIPO. Approfondimenti sul sito dell’UIBM.
UFFICI BREVETTI E MARCHI
Uffici brevetti e marchi nazionali: in ciascun paese esiste un ufficio nazionale, corrispondente all’Ufficio italiano brevetti e marchi, presso il quale è possibile effettuare i depositi diretti nazionali esteri.
L’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) è l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale incaricato di gestire i marchi, i disegni e modelli dell’UE. Sarà incaricato anche alla registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. A breve, l’EUIPO gestirà anche i brevetti considerati standard essenziali, concessi dall’EPO (Standard Essential Patents SEPs).
L’EPO (European patent office) è l’Ufficio dei brevetti europei, il quale si occupa della brevettazione a livello europeo.
WIPO (World Intellectual Property Organization) l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale mette a disposizione per tramite di diversi accordi internazionali la possibilità di procedere con la registrazione o la brevettazione all’estero, usufruendo di un sistema amministrativo unico e facilitato.
