ERRORI FREQUENTI

Ritenere che la registrazione sia solo una procedura amministrativa

La registrazione e la brevettazione sono disciplinate dal Diritto Industriale a livello nazionale, integrato da una serie di normative nazionali ed europee. Il diritto industriale non è di immediata e semplice comprensione; spesso le questioni relative alla proprietà industriale coinvolgono anche norme di diritto commerciale, penale, civile, diritto d’autore, oltre a regolamenti sui nomi a dominio, indicazioni geografiche e altre materie giuridiche.

Registrazione e brevettazione non sono semplici procedure amministrative, ma attribuiscono diritti riconosciuti dal Codice della Proprietà Industriale. La “qualità” e la “forza” di tali diritti, oltre alle caratteristiche dell’oggetto registrato o brevettato, dipendono dall’esperienza e dalla preparazione professionale.

Saresti disposto ad andare in Tribunale senza un avvocato per difenderti? Perché allora rischiare di gestire la tutela senza il supporto di un Consulente o avvocato specializzato in proprietà industriale?

Fai-da-te o affidarsi a figure non specializzate

Affidarsi al fai-da-te o a figure non specializzate nel diritto industriale potrebbe portare all’ottenimento di un titolo di proprietà industriale debole, nullo ab origine o facilmente annullabile in tribunale, nonché facilmente eludibile dai concorrenti.

Ottenere l’attestato di registrazione del marchio non mette al riparo da possibili contestazioni future.

Le domande di registrazione di marchio presentate da non esperti sono spesso affette da criticità insormontabili, con potenziali danni seri per l’azienda anche a distanza di anni.

Affidarsi a professionisti specializzati in diritto industriale è dunque fondamentale per garantire un’efficace tutela legale e commerciale del proprio patrimonio intellettuale.

Ignorare i requisiti di legge, la prassi e le procedure

Le carenze nell’oggetto di protezione, in termini di requisiti legali previsti, comportano obiezioni da parte dell’esaminatore e, facilmente, il rigetto della domanda di registrazione o brevettazione.

Ad esempio, la carenza di distintività di un segno può portare a un marchio molto debole e quindi facilmente “aggirabile” oppure al rigetto della domanda.

Per ogni deposito (domande di marchio, disegno o modello, brevetti) è essenziale conoscere le normative e le procedure correlate.

In particolare, le procedure prevedono spesso esami da parte degli uffici brevetti e marchi con eventuale contraddittorio con il richiedente (o suo rappresentante) e un periodo di opposizione, durante il quale terzi possono far valere i propri diritti preesistenti.

È altresì fondamentale conoscere le tempistiche delle procedure e gli adempimenti amministrativi, poiché ignorarli può causare la perdita del diritto o un suo significativo ridimensionamento nell’ambito di tutela.

Ad esempio, per i disegni e modelli registrati non esiste un esame sostanziale da parte dell’ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) né da parte dell’ufficio comunitario (EUIPO). Per questo motivo, molti richiedenti depositano senza il supporto di un consulente esperto, con il risultato di registrazioni deboli a causa di scelte inappropriate nelle rappresentazioni dell’oggetto o carenze descrittive. Questi fattori possono compromettere tanto la tutela in caso di contenzioso, quanto la possibilità di estendere i diritti in altre giurisdizioni.

Le prassi dei vari uffici brevetti (nazionali, europei, esteri) influenzano la strategia di deposito già a livello nazionale o europeo, spesso punto di partenza per la registrazione. Ignorare i termini per far valere i diritti all’estero può comportarne la perdita irreparabile.

Utilizzare esclusivamente i termini standard della classificazione di Nizza

I depositi non professionali delle domande di registrazione dei marchi spesso si basano esclusivamente sui termini contenuti nella banca dati armonizzata dei prodotti e servizi. Poiché si tratta di termini standard, capita che i prodotti e servizi effettivamente offerti dall’imprenditore si discostano notevolmente da quelli rivendicati nella domanda, che utilizza esclusivamente i termini estratti dalla banca dati.

La banca dati armonizzata contiene i termini comunemente accettati dagli Uffici brevetti e marchi. L’utilizzo di tali termini consente di velocizzare la fase di esame di una domanda di registrazione, accedendo al cosiddetto fast track.

L’utilizzo delle diciture scelte su misura, più pertinenti rispetto all’attività che si intende svolgere, rappresenta la strategia vincente, anche se ciò alcune volte potrebbe comportare qualche obiezione in più da parte degli esaminatori, fatto superabile con una replica motivata. Un Consulente esperto saprà gestire tali obiezioni, ottenendo così la migliore protezione possibile.

Cosa si rischia procedendo con la sola selezione dei termini dalla banca armonizzata?
Si rischia di non proteggere a sufficienza l’attività d’impresa e, una volta scaduto il periodo di grazia di 5 anni dalla registrazione, di non poter provare l’uso effettivo del marchio per i prodotti o servizi rivendicati. Questo comporta la decadenza del marchio e quindi la perdita del diritto.

Credere che sia sufficiente copiare ciò che hanno fatto altri prima di noi

La Classificazione di Nizza viene costantemente aggiornata e le prassi degli uffici brevetti relativamente alla classificazione di prodotti e servizi cambiano frequentemente nel tempo. Non è pertanto né furbo né sicuro “copiare” l’elenco dei prodotti e/o servizi rivendicati nei marchi delle attività commerciali identiche o simili dei concorrenti, pensando di ottenere la massima protezione.

Non verificare la disponibilità del marchio

Non verificare la disponibilità dei segni rischia di far depositare domande di registrazione di marchi che interferiscono con diritti anteriori di terzi. Lo stesso problema si presenta in ambito brevettuale, dove si possono incontrare ostacoli alla libertà di attuazione. Il fatto che un nome non risulti su internet non garantisce che non sia già stato registrato da altri. Inoltre, l’assenza di un segno nella banca dati dei marchi italiani non implica che esso sia registrabile in Italia, poiché potrebbe essere già tutelato a livello europeo o internazionale, designando anche il territorio italiano.

Un consulente esperto sa impostare le ricerche d’anteriorità in modo corretto ed efficiente, utilizzando fonti nazionali, europee e internazionali, per assicurare una valutazione completa e affidabile della disponibilità del segno.

Pensare che l’attestato di registrazione equivalga a una garanzia di tutela dei diritti

Non sempre, infatti, superato il periodo di opposizione senza ricevere contestazioni da terzi, si ottiene un titolo forte e valido.

Oltre alle azioni giudiziarie, anche attraverso procedure amministrative presso l’UIBM, l’EUIPO e altri uffici brevetti, è possibile richiedere la cancellazione di un titolo in qualsiasi fase della sua esistenza, anche dopo che è stato concesso o registrato.

Affidarsi a un professionista qualificato riduce significativamente il rischio di contestazioni: un esperto sa svolgere le ricerche sui diritti preesistenti e fornisce consigli strategici in merito al deposito del marchio, individuando eventuali diritti anteriori che potrebbero suscitare preoccupazioni.