I diritti all’uso di un marchio appartengono al suo titolare
La legge regolamenta i casi in cui è possibile utilizzare i marchi altrui.
La comunicazione di carattere pubblicitario e commerciale condotta del fornitore del titolare di un marchio normalmente non rientra in tali eccezioni.
È opportuno prevedere una clausola specifica nel contratto di fornitura dei servizi e/o ottenere un’apposita autorizzazione firmata dal titolare del marchio.
Quando è lecito utilizzare i marchi altrui nella propria comunicazione?
1. Uso puramente descrittivo e informativo
Un imprenditore che produce un prodotto compatibile può utilizzare il marchio di terzi ai soli fini descrittivi.
Attenzione: l’uso deve essere verbale (quasi mai esiste una vera necessità di utilizzare il logo ai fini descrittivi), solo di carattere informativo, e non deve creare collegamenti associativi con il titolare del marchio.
Tale uso deve risultare necessario sotto il profilo informativo-comunicativo e deve rispettare le regole di un leale rapporto professionale.
ESEMPIO: cialde di caffè compatibili con le macchine di un terzo, utilizzando solo la denominazione del marchio (es. “compatibili con macchine X”) senza riprodurre il logo né sottintendere un rapporto commerciale o di partnership.
“I diritti di marchio d’impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica del marchio di impresa, purché esso sia conforme ai princìpi della correttezza professionale se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessorio o pezzo di ricambio.” Tribunale di Torino (ord.) 15/06/2012
Al fabbricante di pezzi di ricambio di macchinari o dispositivi è consentito usare il marchio solo per indicare a quale prodotto è destinato il ricambio, ma deve farlo in modo tale da non creare confusione sulla sua provenienza.
È quindi necessario indicare chiaramente chi produce i pezzi di ricambio, soprattutto quando la loro forma è determinata dalla funzione e non permette di distinguerli facilmente da quelli prodotti dal fabbricante del macchinario o dispositivo a cui sono destinati.
Esempio di illecito uso: Cassazione civile, sez. I, 21/06/2000 n. 8442
Il tribunale ha condannato alcune società produttrici di sacchetti per aspirapolvere al risarcimento del danno per concorrenza sleale nei confronti della S.a.s. Vorwerk Folletto
Questo perché la scritta “sacchetti filtro per Vorwerk Folletto”, pur utile a indicare per quale aspirapolvere erano destinati, creava confusione sulla provenienza del prodotto, soprattutto vista la grafica usata e la forte somiglianza dei ricambi con quelli prodotti dalla stessa Vorwerk.
2. Uso per indicare componenti o materie prime
E’ consentito l’uso di un marchio altrui per indicare un componente o una materia prima inclusa in un prodotto complesso.
Attenzione: anche in questo caso l’uso deve essere limitato a finalità informative e descrittive, nel rispetto del principio di corretta concorrenza e di lealtà professionale, e non deve suggerire alcun rapporto o associazione con il titolare del marchio.
Corte di giustizia 20/12/2017 (causa C‑393/16)
Aldi è stata citata in giudizio dal consorzio Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne a tutela della DOP «Champagne» in relazione al sorbetto messo in commercio da ALDI con il marchio «Champagner Sorbet» contenente una percentuale di Champagne pari al 12%.
La Corte ha ritenuto che ALDI non ha fatto un uso improprio della DOP «Champagne».
Attenzione: occorre valutare ogni singolo caso di utilizzo di una DOP o di un marchio, ai fini di determinare se tale impiego sia volto a sfruttare la notorietà di una DOP o di un marchio altrui.
3. Uso in ambito comparativo neutro
Nell’UE è possibile utilizzare il marchio altrui ai fini comparativi, ma solo se sono rispettate condizioni rigorosamente indicate dalla normativa sulla pubblicità comparativa e dalla disciplina dei marchi:
- scopo descrittivo e informativo
- correttezza professionale
- pubblicità non ingannevole
- omogeneità tra i beni comparati
- oggettività
- assenza di discredito non imitazione
Quindi, la pubblicità comparativa deve essere veritiera, non deve generare confusione, non deve discreditare e non deve conseguire un indebito vantaggio tratto dalla notorietà del marchio del concorrente.
Non può presentare il prodotto come imitazione di oggetti contraddistinti da un marchio altrui.
E le tabelle di concordanza?
L’impiego delle tabelle di concordanza per i profumi, utilizzando i marchi dei profumi altrui per indicare la corrispondenza tra i profumi prodotti o commercializzati e i profumi di altri brand già in commercio, è da ritenere una pratica scorretta.
I titolari dei marchi hanno la facoltà di impedire l’uso dei loro marchi nella pubblicizzazione e commercializzazione dei profumi equivalenti.
4. Uso in ambito di recensione
Editori, blogger o recensori specializzati possono utilizzare marchi altrui per commentare o recensire prodotti, anche nella propria comunicazione commerciale, purché lo scopo sia prettamente informativo‑critico e non orientato a sfruttare indebitamente il marchio.
Evitare l’uso dei loghi è una buona pratica, in quanto essi generalmente non sono necessari ai fini informativi.
La sentenza del Tribunale di Milano Sezione Specializzata Impresa dell’8.7.2013 riguardante il caso di Greenpeace che aveva utilizzato il marchio della ENEL storpiato nell’ambito di una campagna promozionale di denuncia delle centrali elettriche a carbone, l’uso del marchio è stato ritenuto di per sé lecito, ma contraddistinto «da modalità di attuazione aggressive, subdole e demolitorie».
Registra il tuo design prima di divulgarlo. Non rischiare i tuoi diritti.
Richiedi subito un preventivo via e-mail o chiedi di essere ricontattato telefonicamente
