Hai un marchio registrato? Stai raccogliendo le prove di uso?

Si parla moltissimo di come scegliere un marchio, di come registrarlo, di come difenderlo dalla contraffazione. Si parla molto meno, o quasi nulla si dice, di una cosa apparentemente banale, quasi ovvia, che invece si rivela decisiva nel momento in cui il marchio viene davvero messo alla prova: la raccolta sistematica delle prove del suo utilizzo.

Un marchio di fatto: esisti se lo provi

Partiamo dal caso del marchio non registrato, il cosiddetto marchio di fatto. Se non registrato, il marchio ha una tutela limitata rispetto al marchio registrato. E tale tutela, per quanto limitata, esiste a patto che il proprietario del marchio riesca a provarla.

Il presupposto costitutivo del diritto al riconoscimento del marchio di fatto è rappresentato tanto dalla priorità dell’uso del segno distintivo quanto dalla notorietà acquisita presso i consumatori interessati. In altre parole: non basta aver usato il marchio per primo, bisogna aver usato quel marchio in modo tale che il pubblico lo riconosca come tuo.

Mettiamo che utilizzi da anni un marchio per la tua attività, come un bar, un centro estetico, una parrucchiera, senza averlo mai registrato. Un giorno qualcuno deposita una domanda di registrazione per un marchio identico o molto simile. Puoi opporti? In linea di principio sì, ma solo se riesci a dimostrare che il tuo preuso ha raggiunto una notorietà non puramente locale. Se il tuo utilizzo è rimasto confinato al quartiere, potrai al massimo continuare a usare il marchio nel medesimo ambito territoriale, ma non potrai bloccare il registrante (anche esso potrà utilizzare il marchio identico nello stesso territorio) né potrai espanderti.

Provare il preuso è spesso più difficile di quello che sembra: fatture fotografie, articoli di stampa, pubblicità, listini prezzi – tutte queste prove devono essere disponibili, raccolte nel tempo, pronte all’uso in difesa o in attacco. La prova dell’uso del marchio, infatti, incombe sul preutente.

Il marchio registrato: la decadenza per non uso

Bene, ti sei convinto e hai registrato il tuo marchio, e ti senti al sicuro per i successivi 10 anni della durata della tua registrazione. Ma sei davvero al sicuro? Non del tutto, se non utilizzi effettivamente il tuo marchio.

L’articolo 24 del Codice della proprietà industriale stabilisce che a pena di decadenza, il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti e/o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni.

Il legislatore ha previsto anche i casi di uso simbolico mirato solo a mantenere i diritti in vita. La giurisprudenza, tanto italiano quanto europea, è univoca sul punto: non è sufficiente l’uso simbolico. L’uso effettivo del marchio si ha ogni qualvolta il suo utilizzo comporti lo sfruttamento reale del marchio, ovvero quando l’uso del segno sia diretto all’acquisizione di un’autonoma portata distintiva all’interno del mercato di riferimento, e on sia meramente strumentale al mantenimento dei diritti acquisiti al momento della registrazione.

Ad esempio, un contratto di licenza concluso pochi mesi prima della scadenza del quinquennio, da solo, non è sufficiente ad interrompere l’inerzia del titolare del marchio registrato. Né lo sono mere comunicazioni sul web, né la presenza su un registro, né dichiarazioni unilaterali non supportate da documentazione verificabile.

Inoltre, l’uso deve essere pubblico e rivolto verso l’esterno. Un utilizzo interno all’azienda, non percepibile dal mercato, non conta.

Prove d’uso: cosa si dimostra concretamente?

Cosa si dimostra concretamente? Luogo, tempo, estensione e natura dell’uso. Si tratta di requisiti cumulativi: non basta provarne alcuni, bisogno provarli tutti. E la valutazione avviene sull’insieme della documentazione, considerata globalmente, non documento per documento.

La prova d’uso nelle procedure di opposizione e nullità

La prova d’uso non riguarda esclusivamente la decadenza. Entra in gioco anche quando ci si costituisce in opposizione in una procedura dinanzi all’UIBM o all’EUIPO, oppure quando si intraprende un’azione di nullità.

Se il tuo marchio anteriore ha più di cinque anni al memento del deposito del marchio contestato, il richiedente può chiederti di provare che stai davvero usando il tuo marchio per i prodotti e/o servizi per i quali è stato registrato. Se manchi di provare l’uso effettivo del tuo marchio, l’opposizione sarà respinta e il tuo marchio diventerà vulnerabile agli attacchi per decadenza per non uso.

Non è certamente sufficiente produrre documenti “in abbondanza”, occorre presentare i documenti riferiti al periodo rilevante (cinque anni prima del deposito della domanda di marchio contestata). La pertinenza temporale della documentazione è un requisito tanto importante quanto la sua consistenza.

Viceversa, quando sei tu ad essere attaccato sulla validità del tuo marchio, la prova d’uso diventa il tuo principale scudo: ogni elemento di prova on deve necessariamente contenere informazioni su ciascuno dei quattro requisiti )luogo, data, natura ed estensione dell’uso), poiché la valutazione deve basarsi sull’insieme dei fatti e delle circostanze.

Questo significa che delle singole fatture potrebbero essere insufficienti, ma un insieme di fatture, fotografie di prodotto, cataloghi, materiale pubblicitario e dichiarazioni scritte, valutati complessivamente, può risultare adeguato.

Anche la dimensione dell’impresa rileva: per una piccola impresa a vocazione locale, qualche decina di fatture distribuite nel quinquennio possono essere sufficienti a dimostrare un uso effettivo, purché proporzionale all’attività svolta. Ovviamente, non è richiesto acquisire delle quote di mercato importanti e tantomeno una posizione dominante, è sufficiente che il marcio sia stato usato normalmente nell’attività imprenditoriale con continuità e serietà.

Quali prove raccogliere?

A titolo esemplificativo, il regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale elenca i tipi di prove rilevanti: documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte.

Qualche indicazione pratica:

• FATTURE: sono il documento più robusto, perché attestano vendite reali, a soggetti terzi, in date precise. Di fondamentale importanza verificare che il marchio sia indicato nel dettaglio dei prodotti o comunque che il collegamento con il marchio sia ricostruibile.
• MATERIALE PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE: cataloghi, flyer, campagne social, inserzioni su riviste, sito web: è utile salvare i dati statistici che dimostrano la copertura territoriale e numerica del target audience (screenshot datati, conservazione con metadati).
• PACKAGING ED ETICHETTE: eventuali campioni fisici o fotografie che mostrino il marchio applicato al prodotto possono essere utili.
• ARTICOLI DI STAMPA, MENZIONI SU RIVISTE DI SETTORE, RASSEGNE STAMPA: utili soprattutto per dimostrare la notorietà del marchio.
• DICHIARAZIONI DI DISTRIBUTORI E RIVENDITORI: tali dichiarazioni hanno valore probatorio se specifiche, circostanziate, firmate. Ma tendenzialmente gli uffici li considerano delle prove complementari, che possono nell’insieme con altre prove fornire degli indizi sul tipo e sull’estensione dell’uso.

Attenzione: le fatture intestate alla società madre con il marchio del prodotto citato solo nel codice articolo possono essere insufficienti se il collegamento non è immediatamente leggibile. Inoltre, i documenti in lingua straniera devono essere tradotti.

I dati di vendita non verificabili, come tabelle interne all’azienda, statistiche autoprodotte, senza supporto documentale esterno hanno scarso valore.

Recupero tardivo delle prove: rischi associati

Potrebbe essere già troppo tardi raccogliere le prove d’uso solo dopo aver ricevuto una diffida, una notifica di azione di cancellazione, o quando ti accorgi che un terzo ha depositato una domanda simile al tuo marchio.

La raccolta e l’archiviazione tempestive delle prove d’uso costituiscono una garanzia, una sorta di “assicurazione sulla vita” del tuo marchio.

La raccolta sistematica delle prove d’uso non è un adempimento burocratico: consente al titolare del marchio (registrato o meno) di difendersi da eventuali azioni di cancellazione per decadenza e di fare valere i propri diritti, senza rischiare di perderli.